[더케이뷰티사이언스] 요즘에는 국내만을 대상으로 사업을 하는 경우는 매우 드뭅니다. 특히 화장품 사업은 국내만 바라보고 하기는 시장이 협소하고 중국, 일본, 동남아시아까지 사업 범위를 확대하는 경우가 많습니다.
보통은 이런 경우 국내에서 상표 등록을 받고 이후 수출 등 사업을 확대할 때 해외상표 등록을 추진하게 되는데, 이때 낭패를 볼 수 있습니다.
1. 상표 검색이란 무엇인가?
먼저 상표 검색이라는 것이 무엇인지를 말씀드려야 할 것 같습니다.
요즘 상표 출원이 보편화되고, 특허청의 상표 심사가 예전보다 많이 완화되면서 동일한 상표 정도만 없으면 등록이 되는 것으로 알고 있는 분들도 많은 것 같습니다.
그러나 절대로 그렇지 않습니다.
아래의 사례들을 봅시다.
‘CHEF LAB’ 상표가 ‘세이프렙’ 상표 때문에 거절된 사례입니다. 이유는 ‘CHEF LAB’의 발음이 ‘셰프랩’인데, 이것이 ‘세이프랩’과 발음이 비슷하다는 것입니다.
‘FLX C’ 상표가 ‘FLS’ 상표 때문에 거절된 사례입니다. 이유는 ‘FLX C’에서 주요 부분인 ‘FLX’의 발음이 ‘에프엘엑스’인데, 이것이 ‘FLS’의 발음인 ‘에프엘에스’와 비슷하다는 것입니다.
‘랑랑커피’가 ‘스시랑랑’ 때문에 거절되었습니다.
의아해 하실 분들도 있는데, 맥락은 이러합니다.
예를 들어 ‘삼성전자’와 ‘삼성’은 거의 같은 것입니다. ‘삼성전자’로 말하지 않고 그냥 ‘삼성’이라고 말해도 다 알아듣습니다. ‘OO전자’라는 것은 단지 업종표시에 지나지 않는 것이기 때문입니다.
‘랑랑커피’에서 ‘– 커피’도 그냥 업종 표시이고, ‘스시랑랑’에서 ‘스시-’도 그냥 업종표시입니다. 따라서 양자에서 업종 표시를 제거하면, 각각 ‘랑랑’만 남습니다. 그래서 이들은 유사하다는 것입니다.
하나만 더.
커피역(Coffee Station)이라는 출원하였는데, 커피력 때문에 거절되었네요... ㅜㅜ
이렇게 상표는 동일한 것이 없다고 상표 등록을 받을 수 있는 것이 아니며, 특허청 고유의 판단기준을 이해하고, 문제가 있는지를 살펴보아야 합니다. (상표법상의 판단기준은 상호간에 같은 브랜드로 오인, 혼동을 일으킬만한 것이 없어야 합니다.)
이와 같이, 상표검색이라는 것은 ‘내 상표’의 상표 등록을 거절시킬만한 문제가 있는 상표가 있는지를 찾는 작업입니다. 이것은 동일 상표를 포함하지만 그것보다 훨씬 큰 범위의 서칭(searching)을 필요로 하는 작업입니다. (또한 서칭된 데이터와 내 상표를 하나하나씩 비교하여 상표 등록 가능성을 평가하는 작업입니다.)
2. 해외진출을 염두에 둔 브랜드의 상표 검색과 상표 등록
앞서 말했듯이 보통은 한국에서 상표 등록을 받고, 해외에 진출하는 시점에서 해외에 상표 등록을 시도하는 경우가 일반적으로 보입니다. 그러나 이러한 경우 낭패를 볼 수 있습니다.
국내에서는 상표 등록을 받았지만, 해외로 진출하려다 보니, 이미 해당국에서 등록이 어려운 경우입니다. 이 경우 난처해지는 것입니다. 운이 좋으면, 해외진출 시점에서 상표 출원을 시도해도 무리없이 상표 등록이 되기도 하지만, 그렇지 않고 문제가 되는 경우도 많이 발생합니다.
따라서 해외 진출을 염두에 둔다면, 브랜드 네이밍 과정에서 진출을 염두에 둔 해외의 국가까지 포함하여 상표 검색을 행하여, 이들 국가에서도 상표 등록이 가능한 브랜드를 만드는 것이 좋습니다. 그리고 이들 국가에서도 미리 상표 등록을 받아두는 것입니다.
예전에는 이러한 식의 해외 상표 검색을 포함하는 브랜드 네이밍과 해외 상표 등록의 시도는 사실 대기업도 엄두를 내기 어려웠습니다. 상표 검색 비용이 천문학적으로 들어갔기 때문입니다. (보통 상상하는 것보다 훨씬 더 큰 금액이 발생하였었습니다...)
그러나 이제는 IT기술의 발달과 각국 특허청들이 상표데이터베이스를 완비하고, 또한, 상표 등록에 관하여 절차를 간소화하는 국제조약이 성립되면서, 저렴한 비용으로 국내만이 아니라 진출을 염두에 둔 해외국가들을 포함한 상표검색을 하는 브랜드 네이밍을 하고 해당 국가에서 상표등록을 받는 것이 가능해졌습니다.
따라서 이제는 브랜드 네이밍을 하실 때, 국내만 염두에 두지 말고, 해외까지 포함한 상표검색을 하여 브랜드 네이밍을 하고 미리 상표등록을 받아두는 것이 좋다고 할 것입니다.
3. 주의점
다만, 위에서 말씀드린 것은 변리사가 모든 것을 콘트롤(control) 하는 것을 염두에 둔 것입니다.
즉 국내 변리사가 직접 해당국의 상표 검색을 하고, 이후 해외상표 등록을 진행하는 경우를 상정한 것입니다.
엄밀하게 말하면, 해외에서 상표 검색은 해당 국가의 변리사가 하는 것이 제일 안전합니다. 해당 국가의 숙련된 변리사의 조력을 받는 것이 제일 좋다고 할 것입니다.
그러나 이렇게 되면, 비용이 천문학적으로 증가합니다.
브랜드 네이밍의 과정에서, 상표 검색이 1회로 끝나는 것은 아니며, 만든 이름이 문제가 있으면 재차 만들어 수회의 검색을 하여야 하고, 여러 국가가 관계되는 경우, 한 국가에서는 가능하지만 다른 국가는 안되는 경우가 비일비재하기 때문입니다.
따라서 해외 상표와 관련되어 전문성을 가지는 국내 변리사를 섭외하는 것이 현실적인 방법입니다. 이 경우, 해외 특허청의 상표데이터베이스를 능숙하게 다룰 줄 알아야 할 것이며, 브랜드 네이밍에 조예가 있으면 많은 도움을 줄 수 있습니다.
다만 국내 변리사가 해당 국가의 변리사는 아니며, 해외 특허청의 데이터베이스에 흠결이 있을 수 있는 등의 문제가 있어서 해당 국가의 변리사를 통하는 것보다는 신뢰성이 떨어지는 문제가 분명히 있을 수 있습니다. 그러나 문제의 확률이 심각하게 높지는 않으며, 어떠한 측면에서는 어쩔 수 없는 부분이 아닌가 합니다.
